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MarkenG § 28 Abs. 2, § 158 Abs. 3, § 43 Abs. 1, § 26; WZG § 5 Abs. 4 Nr. 1, § 8 Abs. 2

a) Auch unter Geltung des Warenzeichengesetzes reicht es für die Widerspruchsbefugnis des - noch nicht eingetragenen - Rechtsnachfolgers aus, daß der Antrag auf Umschreibung des Zeichens in der Zeichenrolle gestellt ist.

b) Gegen die Anwendung von § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG i.V. mit § 158 Abs. 3 Satz 1 MarkenG in einem vor dem 1. Januar 1995 begonnenen Widerspruchsverfahren bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken.

c) Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in einer von der Eintragung abweichenden ebenfalls eingetragenen Form.

BGH, Beschluß vom 15. Dezember 1999 - I ZB 29/97 - Bundespatentgericht

I ZB 29/97

Verkündet am: 15. Dezember 1999

Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung SCH 38 842/5 Wz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 1999 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher

beschlossen:

Tenor:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. April 1997 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 5. November 1992 eingereichten Anmeldung die Eintragung des Wortzeichens

FRENORM

für die Waren "Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen". Gegen die gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachte Anmeldung hat die H. P. Vertriebs GmbH & Co. KG aufgrund der Marke Nr. 669 861

FRENON,

die seit 1955 für die Waren "Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen" eingetragen ist, am 30. Oktober 1993 Widerspruch erhoben. Zu diesem Zeitpunkt war als Inhaberin der Widerspruchsmarke im Markenregister die H. F. Arzneimittel GmbH & Co. KG eingetragen. Seit dem 31. Januar 1994 ist die Widersprechende, die die Umschreibung am 26. August 1993 beantragt hatte, als Inhaberin der Marke "FRENON" im Markenregister vermerkt. Die Widersprechende ist außerdem Inhaberin der Marke Nr. 617 773 "Asthma-Frenon".

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch als zulässig angesehen, die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke nicht durchgreifen lassen und dem angemeldeten Zeichen wegen Verwechslungsgefahr die Eintragung versagt.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch ebenfalls als zulässig angesehen, die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nicht durchgreifen lassen und eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "FRENORM" und "FRENON" bejaht. Hierzu hat es ausgeführt:

Auch wenn die Widersprechende im Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs noch nicht als Inhaberin der Widerspruchsmarke im Markenregister eingetragen gewesen sei, sei ihr Widerspruch zulässig gewesen. Auf den Bearbeitungszeitraum beim Deutschen Patentamt bis zur ihrer Eintragung in das Markenregister habe die Widersprechende keinen Einfluß gehabt. Ausreichend sei daher, daß der Umschreibungsantrag zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs gestellt gewesen sei.

Einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke stehe nicht entgegen, daß die Marke nicht - wie eingetragen - in Alleinstellung im Verkehr in Erscheinung getreten sei, sondern nur zusammen mit dem Indikationshinweis als "Asthma-frenon(r)-S" verwendet worden sei. Denn auch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes sei die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke mit beschreibenden Zusätzen möglich gewesen. Die Anerkennung der Benutzung scheitere auch nicht daran, daß die Widersprechende zusätzlich über die Marke "Asthma-Frenon" verfüge.

Zwischen den Waren, für die die angemeldete Marke vorgesehen sei, und den Arzneimitteln Broncholytika/Antiasthmatika, für die die Widersprechende die Benutzung glaubhaft gemacht habe, bestünde zumindest große Warenähnlichkeit. Den bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke danach notwendigen deutlichen Abstand halte die angemeldete Marke nicht ein.

III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Widersprechende zur Erhebung des Widerspruchs berechtigt war, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Markeninhaberin eingetragen war, sondern erst einen Umschreibungsantrag gestellt hatte.

Die Befugnis zum Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke "FRENORM" richtet sich nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes und nicht nach § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Auf vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 abgeschlossene fristgebundene Verfahrenshandlungen, zu denen der nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 WZG innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Bekanntmachung des neu angemeldeten Zeichens zu erhebende Widerspruch gehört, sind die Vorschriften des Warenzeichengesetzes und nicht die des Markengesetzes anwendbar (vgl. für die Rechtsbeschwerde: BGH, Beschl. v. 9.2.1995 - I ZB 21/92, GRUR 1997, 366, 367 - quattro II; zu § 5 Abs. 4 WZG: BPatGE 35, 180, 182 - quickslide; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 152 Rdn. 8).

Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, daß für die Widerspruchsbefugnis des Rechtsnachfolgers auch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes die Stellung des Antrags auf Umschreibung in der Zeichenrolle ausreichte und nicht die Eintragung des Rechtsnachfolgers erforderlich war. Dies ist seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes durch § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG bestimmt und entsprach unter der Geltung des Warenzeichengesetzes bereits zuletzt der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (BPatGE 35, 180, 187 f. - quickslide) und der herrschenden Meinung im Schrifttum (v. Gamm, WZG, § 5 Rdn. 13; Baumbach/Hefermehl, WZG, 12. Aufl., § 5 Rdn. 154; Busse/Starck, WZG, 6. Aufl., § 5 Rdn. 12; Althammer, WZG, 4. Aufl., § 8 Rdn. 22). Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde findet § 8 Abs. 2 WZG auf das Recht zum Widerspruch keine Anwendung (vgl. BPatGE 35, 180, 184 - quickslide; a.A. v. Gamm aaO § 8 Rdn. 37; Baumbach/Hefermehl aaO § 8 Rdn. 34; Busse/Starck aaO § 8 Rdn. 25; Althammer aaO § 8 Rdn. 22). Die Widerspruchsbefugnis ist kein Recht aus der Eintragung im Sinne von § 8 Abs. 2 WZG. Aus der Vorschrift des § 5 Abs. 4 Nr. 1 WZG, auf den auch § 6a Abs. 3 Satz 2 WZG im Falle der beschleunigten Eintragung des prioritätsjüngeren Zeichens Bezug nimmt, folgt für das Widerspruchsverfahren, daß gegen die Eintragung eines Zeichens bereits aufgrund eines früher angemeldeten Zeichens Widerspruch erhoben werden kann. Ist für den Widerspruch nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 WZG ausreichend, daß ein Zeichen früher angemeldet worden ist, ohne daß seine Eintragung erfolgt ist, so sind für die Widerspruchsbefugnis des Rechtsnachfolgers keine strengeren Anforderungen zu stellen. Danach reicht es aus, daß der materiell berechtigte Rechtsnachfolger im Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung den Antrag auf Eintragung in die Zeichenrolle gestellt hat, was nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts der Fall ist. Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Streitfall, bei dem es um die Beurteilung der Widerspruchsbefugnis geht, von dem in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 30. Januar 1992 (I ZR 54/90, GRUR 1992, 314 - Opium) zu beurteilenden Sachverhalt. In jenem Verfahren verfolgte die Klägerin zu 2 einen Unterlassungsanspruch nach § 24 WZG, der eine Eintragung des Warenzeichens voraussetzte (vgl. Busse/Starck aaO § 24 Rdn. 5), und bei dem eine § 5 Abs. 4 Nr. 1, § 6a Abs. 3 Satz 2 WZG vergleichbare Regelung nicht besteht.

2. Im Ergebnis ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde weiter, daß das Bundespatentgericht die Nichtbenutzungseinrede zurückgewiesen hat.

Das Bundespatentgericht hat offengelassen, ob auf das vorliegende Verfahren § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG Anwendung findet oder für die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung die Bestimmungen des Warenzeichengesetzes maßgeblich sind. Es hat festgestellt, daß die Widersprechende die Marke in der Form "Asthma-frenon(r)-S" verwendet hat, und hat darin eine zwar von der Eintragung abweichende, gleichwohl aber rechtserhaltende Benutzung auch nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes gesehen, weil die Verwendung der Bezeichnung "Asthma" einen lediglich beschreibenden Zusatz enthielt. Ob dem beigetreten werden kann, kann dahinstehen, da es vorliegend auf die Beurteilung nach dem Warenzeichengesetz nicht ankommt.

a) Auf die Einrede der Nichtbenutzung finden die Vorschriften des Markengesetzes entsprechende Anwendung, auch wenn der Widerspruch vor dem 1. Januar 1995 erhoben worden ist (§ 158 Abs. 3 Satz 1 i.V. mit § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG).

Die von der Rechtsbeschwerde hierzu geltend gemachten verfassungsrechtlichen Bedenken greifen nicht durch. Bei der Bestimmung des § 158 Abs. 3 MarkenG handelt es sich um einen Fall unechter Rückwirkung, weil der Gesetzgeber in zwar in der Vergangenheit liegende, jedoch auf Dauer angelegte und noch nicht abgeschlossene Sachverhalte eingegriffen hat (BVerfGE 72, 175, 196). Nach dieser Vorschrift ist in Verfahren, in denen ein Widerspruch vor dem 1. Januar 1995 erhoben und in denen die Benutzung der Marke bestritten worden ist, § 43 Abs. 1 MarkenG, der auf § 26 MarkenG Bezug nimmt, entsprechend anzuwenden. Der Sachverhalt, an den § 158 Abs. 3, § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG anknüpfen, ist jedoch entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde noch nicht abgeschlossen. Denn die Einrede mangelnder Benutzung ist nur ein Teil der im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nach §§ 42, 43 MarkenG anstehenden Prüfung über die Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens. Die Voraussetzungen müssen aber grundsätzlich zum Zeitpunkt der Eintragung gegeben sein.

Regelungen mit unechter Rückwirkung sind grundsätzlich zulässig (BVerfGE 72, 175, 196). Schranken ergeben sich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem rechtsstaatlichen Prinzip der Rechtssicherheit und hierbei insbesondere aus dem Vertrauensschutz des einzelnen. Das Vertrauen der Anmelderin in den Fortbestand des Warenzeichengesetzes und der dazu ergangenen Rechtsprechung ist jedoch nicht schutzwürdig. Denn die Voraussetzungen der Eintragbarkeit müssen grundsätzlich, wie dargelegt, zum Zeitpunkt der Eintragung gegeben sein. Die Anmelderin konnte aber nicht darauf vertrauen, daß während eines unter Umständen längeren Widerspruchsverfahrens die gesetzlichen Bestimmungen unverändert blieben (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581 S. 131 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 125).

Zudem mußte die Anmelderin mit Blick auf die Markenrechtsrichtlinie bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung am 5. November 1992 mit der gesetzlichen Regelung des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG rechnen. Der Rat der Europäischen Gemeinschaften hat die Markenrechtsrichtlinie am 21. Dezember 1988 erlassen und in Art. 16 MarkenRL eine Umsetzungsfrist bis 28. Dezember 1991 vorgesehen, deren Ende er schließlich auf den 31. Dezember 1992 festgesetzt hat. Die Vorschrift des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG steht trotz des teilweise unterschiedlichen Wortlauts im Einklang mit Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL und mit Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ, der auch bereits Grundlage für § 5 Abs. 7, § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG war. Eine sachliche Änderung ist, wie auch der Begründung des Regierungsentwurfs zum Markenrechtsreformgesetz entnommen werden kann, mit dieser terminologischen Abweichung vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt gewesen (vgl. BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746 = WRP 1997, 1085 - ECCO I; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp).

b) Nach § 43 Abs. 1, § 158 Abs. 3 MarkenG hat der Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang, wenn der Gegner die Benutzung der Marke bestreitet, glaubhaft zu machen, daß sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung des angemeldeten Zeichens gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Danach gilt, daß im Fall der Benutzung einer von der eingetragenen Form der Marke abweichenden Form kraft ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung von rechtserhaltender Benutzung auszugehen ist, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Mit der Anerkennung abgewandelter Benutzungsformen als rechtserhaltend hat sich der Gesetzgeber bewußt von der von ihm als zu streng empfundenen deutschen Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz lösen wollen (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581 S. 83 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 77). Hierzu hat das Bundespatentgericht festgestellt, daß die Voranstellung des Indikationshinweises "Asthma" und die Hinzufügung des Buchstabens "S" den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke "FRENON" nicht verändern (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167 = WRP 1998, 1083 - Karolus-Magnus; GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp; Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 996 = WRP 1999, 936 - HONKA). Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Zutreffend hat das Bundespatentgericht dem Vortrag der Anmelderin, die Widersprechende habe auch die Bezeichnung "Asthma-Frenon" als Marke eintragen lassen, bei der Frage der Benutzung der Marke "FRENON" keine Bedeutung beigemessen. Nach § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ist Satz 1 auch anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, eingetragen ist. Gegen die Anwendung dieser Vorschrift nach § 158 Abs. 3, § 43 Abs. 1 MarkenG auf vor dem 1. Januar 1995 eingereichte Widersprüche bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken, auch wenn sich für diese Bestimmung keine Entsprechung in der Markenrechtsrichtlinie findet. So stand der Anmelderin auch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes kein Vertrauensschutz an der Fortgeltung der Rechtsprechung zur abgewandelten Benutzung älterer Widerspruchszeichen zu, wenn die abgewandelte Zeichenform ebenfalls als Warenzeichen geschützt war (zu dieser Rechtsprechung vgl. BGH, Urt. v. 24.10.1985 - I ZR 209/83, GRUR 1986, 315 - COMBURTEST; BPatG Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte 1983, 36 - Hertie).

3. Das Bundespatentgericht hat unter Anwendung des Markengesetzes (§§ 152, 158 Abs. 2 MarkenG) zutreffend eine Verwechslungsgefahr der angemeldeten Marke mit der Widerspruchsmarke "FRENON" im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen hat, ist von einer Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Danach kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA, m.w.N.; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 13/97, WRP 2000, 523, 524 - Ketof/ETOP).

Das Bundespatentgericht hat zwischen den Waren des angemeldeten Zeichens und denjenigen der Widerspruchsmarke zumindest große Warenähnlichkeit festgestellt und ist von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Es hat danach die Notwendigkeit eines deutlichen Abstands des angemeldeten Zeichens von der Widerspruchsmarke angenommen und diesen aufgrund der nur geringen klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede verneint. Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegriffen.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 MarkenG zurückzuweisen.

Ende der Entscheidung