Judicialis Rechtsprechung

I ZB 6/97

Verkündet am: 11. Februar 1999

Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die beschleunigt eingetragene Marke Nr. 1 153 617

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Februar 1999 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck und Pokrant

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 4. Dezember 1996 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Gegen die gemäß § 6a WZG unter der Nr. 1 153 617 für die Waren

"Spirituosen, soweit Whisky und Gin in Frage kommt, nur solcher aus Ländern des englischen Sprachbereiches, Liköre, Weine, Likörweine, aromatisierte Weine, weinhaltige Getränke, weinähnliche Getränke, Schaumweine, schaumweinähnliche Getränke, Cocktails und Aperitifs auf Spirituosen- und Weingrundlage; Mischgetränke (auch aromatisiert) aus Spirituosen, Likören, Wein oder Perlwein und alkoholfreien Getränken oder Fruchtsäften oder Mineralwasser oder Tafel-, Quell- oder sonstigem Trinkwasser, Mischgetränke aus Schaumwein und alkoholfreien Getränken oder Bier, alkoholische Milchmischgetränke"

eingetragene Wortmarke

"White Lion"

hat die Inhaberin der Wortmarke Nr. 1 136 100

"LIONS",

unter anderem für die Dienstleistungen

"Beherbergung und Verpflegung von Gästen"

eingetragen, Widerspruch erhoben.

Die Prüfungsstelle für Klasse 33 Wz des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch durch zwei Beschlüsse, einer hiervon ist im Erinnerungsverfahren ergangen, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Markeninhaberin beantragt, verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat - unter Anwendung des neuen Markenrechts - eine Verwechslungsgefahr verneint und dazu ausgeführt:

Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sei von dem Grundsatz auszugehen, daß die Verwechslungsgefahr maßgeblich vom Grad der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen und der Marken sowie dem Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke und damit von deren Schutzumfang abhänge, wobei diese Faktoren in Wechselwirkung zueinander stünden. Zwar sei eine gewisse Ähnlichkeit der Dienstleistung "Verpflegung von Gästen" mit den Waren der jüngeren Marke anzuerkennen, Waren und Dienstleistungen seien jedoch trotz gewisser Überschneidungen im Vertrieb und bei ihrer Erbringung in der Regel nur entfernt ähnlich. Der Verkehr erwarte - von Ausnahmen abgesehen - im allgemeinen nicht, daß der Dienstleistende die von ihm vertriebene Ware regelmäßig auch selbst herstelle. Da zwischen der Herstellung einer Ware und der Erbringung einer Dienstleistung daher schon von Haus aus ein gewisser Abstand zu verzeichnen sei, bestehe nur eine verhältnismäßig geringe Ähnlichkeit i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Diese und die lediglich durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die durch eine mögliche Bekanntheit einer gesellschaftlichen Vereinigung gleichen Namens nicht ohne weiteres erhöht werde, führten dazu, daß an den Abstand der Vergleichsmarken geringere Anforderungen zu stellen seien. Die Unterschiede in den einander gegenüberstehenden Marken würden diesen Anforderungen gerecht.

Eine unmittelbare klangliche oder schriftbildliche Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da sich die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke in ihrem Gesamteindruck schon in der Anzahl der Markenwörter deutlich unterschieden. Der Verkehr werde die jüngere Marke nicht in markenrechtlich erheblichem Umfang auf ihren Bestandteil "Lion" verkürzen. Hiervon sei nur dann auszugehen, wenn dieser Bestandteil den Gesamteindruck der Marke präge oder in der Gesamtmarke eine selbständig kennzeichnende Stellung habe. Die beiden Bestandteile der jüngeren Marke stünden jedoch gleichwertig nebeneinander; ein Anlaß, eines der beiden Wörter aus der Gesamtmarke bevorzugt herauszulösen, sei deshalb nicht ersichtlich. Angesichts des erkennbar englischsprachigen Wortes "white" bestehe auch keine Veranlassung zu einer kombinierten, teils englischen und teils französischen Aussprache der jüngeren Marke. Hinzu komme, daß diese einen eigenständigen konkreten Gesamtbegriff vermittle, der ohne weiteres verständlich sei.

Aufgrund der unterschiedlichen Sinngehalte der zu vergleichenden Marken sei eine begriffliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Auch an Anhaltspunkten für eine mittelbare Verwechslungsgefahr fehle es.

III. Die infolge ihrer Zulassung statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Das Bundespatentgericht hat im Ergebnis zu Recht die Voraussetzungen des Löschungsgrundes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (§ 158 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) verneint.

1. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen hat, impliziert eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 22 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; WRP 1998, 1165, 1166 Tz. 17 ff. - Canon; BGH, Beschl. v. 1.10.1998 - I ZB 28/96, WRP 1999, 192, 194 - Lions; Beschl. v. 26.11.1998 - I ZB 18/96, Umdr. S. 8 - TIFFANY). Hiervon ist das Bundespatentgericht zutreffend ausgegangen.

2. Von der Rechtsbeschwerde - als ihr günstig - unbeanstandet und insoweit auch rechtsfehlerfrei ist das Bundespatentgericht von einer gewissen (geringen) Ähnlichkeit der im Streitfall in Frage stehenden Waren der jüngeren Marke mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ausgegangen.

Das kann nicht deshalb in Frage gestellt werden, weil Waren und Dienstleistungen etwa grundsätzlich so unterschiedlich seien, daß eine Ähnlichkeit i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von vornherein nicht in Betracht käme (so allerdings Corte di Cassazione GRUR Int. 1997, 479, 480 - Zucchet). Denn es ist allgemein anerkannt, daß, obwohl eine dahingehende eigene Bestimmung - anders als früher in § 1 Abs. 2 WZG - im Markengesetz nicht enthalten ist, auch die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz von einer möglichen Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ausgehen (BGH, Beschl. v. 21.1.1999 - I ZB 15/94 - Canon II, Umdr. S. 11 f.; vgl. auch Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rdn. 56; Fezer, Markenrecht, § 14 Rdn. 396; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 301; vgl. ferner: Nr. 5 Buchst. a MarkenRL-Protokoll, ABl. (HABM) 1996, 606).

Obwohl Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, für ähnlich zu erachten sind, können doch besondere Umstände die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen (BGH, Beschl. v. 21.1.1999 - I ZB 15/94 - Canon II, Umdr. S. 12, m.w.N.). Danach stellt sich hier die Frage, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliegen kann, der Hersteller oder Vertreiber der Waren, für die die jüngere Marke Schutz genießt, trete (auch) als Erbringer der Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" auf. Das hat das Bundespatentgericht angesichts gewisser Überschneidungen im Vertrieb der Waren und bei der Erbringung der Dienstleistungen bejaht. Das kann, insbesondere auch angesichts der Tatsache, daß zu den Waren der jüngeren Marke Cocktails und Mischgetränke aus Spirituosen, Likören, Wein oder Perlwein und alkoholfreien Getränken gehören, aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.

3. Das Bundespatentgericht ist des weiteren von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Das nimmt die Rechtsbeschwerde hin; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar. Soweit die Rechtsbeschwerdeerwiderung geltend macht, es gebe im früheren Warengleichartigkeitsbereich eine Vielzahl von eingetragenen Warenzeichen, die die Bestandteile "Lion" oder "Lions" enthielten, kann daraus auf eine Schwächung der Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus nicht geschlossen werden. Zwar ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes anerkannt, daß der unter der Geltung des Warenzeichengesetzes aufgestellte Rechtsgrundsatz, wonach Drittzeichen, die nur in die Zeichenrolle eingetragen sind, aber nicht benutzt werden, bei der Prüfung bedeutsam sein können, welches Maß an Unterscheidungskraft einem Zeichen von Hause aus zukommt (BGHZ 46, 152, 161 f. - Vitapur), auch für die Prüfung der Unterscheidungskraft einer Marke nach dem Markengesetz anzuwenden ist (BGH WRP 1999, 192, 194 - Lions). Aus dem von der Markeninhaberin und der Rechtsbeschwerdeerwiderung angeführten Rollenstand kann jedoch ein Hinweis auf eine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke nicht entnommen werden, weil nur vier der angeführten Marken die Wörter "Lion" oder "Lions" in Alleinstellung enthalten, so daß schon wegen der geringen Anzahl von Drittmarken von einer Schwächung nicht ausgegangen werden kann (BGH WRP 1999, 192, 194 - Lions).

4. Die vom Bundespatentgericht vorgenommene Beurteilung, daß der klangliche Gesamteindruck der jüngeren Marke durch ihre beiden gleichgewichtigen Bestandteile geprägt werde, liegt im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet, so daß im Rechtsbeschwerdeverfahren lediglich zu prüfen ist, ob das Bundespatentgericht bei seiner Würdigung gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat. Das ist nicht der Fall.

Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, daß die angegriffene Marke einen eigenständigen, konkreten Gesamtbegriff bezeichne, der ohne weiteres verständlich sei. Das greift die Rechtsbeschwerde mit der Erwägung an, das Substantiv "Lion" sei markant und kennzeichnungsstark, während das Adjektiv "white" als einfacher Farbbegriff äußerst kennzeichnungsschwach sei. Dementsprechend, so meint die Rechtsbeschwerde, vermittelten die beiden Wörter keinen eigenständigen konkreten Gesamtbegriff. Damit setzt die Rechtsbeschwerde jedoch - im Rechtsbeschwerdeverfahren unzulässig - lediglich ihre eigene Wertung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

Aus der rechtsfehlerfreien Annahme, die angegriffene Marke verkörpere einen Gesamtbegriff, ergibt sich zugleich, daß angesichts der danach unterschiedlichen Sinngehalte der einander gegenüberstehenden Marken auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr vom Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei verneint worden ist.

5. Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde auf die Tatsache, daß in der jüngeren Marke die Widerspruchsmarke zwar nicht identisch, jedoch glatt verwechselbar enthalten ist. Diesen Gesichtspunkt hat der Senat geprüft, er sieht jedoch keinen Anlaß, insoweit von seiner Rechtsprechung, die auf die jeweilige Prägung des Gesamteindrucks der Marke abstellt, unabhängig davon, ob es sich um die ältere oder die jüngere Marke handelt, abzurücken (BGH, Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin, m.w.N.; WRP 1999, 192, 196 - Lions).

6. Zutreffend hat das Bundespatentgericht auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen der einander gegenüberstehenden Marken verneint. Die von der Rechtsbeschwerde vertretene weite Auslegung dieses Tatbestandsmerkmals des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG würde, wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entschieden hat, nicht den Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie entsprechen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma) und kann deshalb bei der Auslegung der vorerwähnten Bestimmung des Markengesetzes nicht in Betracht gezogen werden.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 MarkenG zurückzuweisen.

Ende der Entscheidung