Judicialis Rechtsprechung

1. Die Löschungsklage nach § 55 Abs.2 Nr.1 MarkenG ist eine Popularklage. Der Kläger braucht weder nachzuweisen, dass er ein eigenes Interesse an der Löschung hat noch dass ein konkretes Allgemeininteresse besteht. Die Löschungsklage ist auch dann zulässig, wenn die Marke wegen anderweitiger Kennzeichenrechte ihres Inhabers - hier des Firmenkennzeichens "OTTO" bzw. "OTTO Versand" - auch nach Löschung von keinem Dritten verwendet werden kann.

2. Die rechtserhaltende Benutzung einer Warenmarke setzt nicht zwingend voraus, dass die Marke auf der Ware selbst angebracht wird. Die Benutzung in Geschäftspapieren, Katalogen oder in der Werbung kann genügen, wenn der Verkehr die Marke dennoch auf die Produkte bezieht ; die Verwendung nur als geschäftliche Bezeichnung genügt nicht.

3. Diverse Marken des Versandhauses OTTO , die für umfangreiche Warenverzeichnisse eingetragen sind, sind löschungsreif, weil der Verkehr das Kennzeichen OTTO nicht produktbezogen versteht, sondern als geschäftliche Bezeichnung des Versandhauses OTTO und dessen Leistung, nämlich den Versandhandel.

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HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT IM NAMEN DES VOLKES URTEIL

5 U 152/01

Verkündet am: 30. Oktober 2002

In dem Rechtsstreit

hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 5. Zivilsenat, durch die Richter Gärtner, Rieger, Dr. Koch nach der am 02. Oktober 2002 geschlossenen mündlichen Verhandlung für Recht erkannt:

Tenor:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg , Kammer 7 für Handelssachen, vom 17.7.2001 wird zurückgewiesen.

Die Beklagte hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung von € 26.000 abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Dem Kläger wird nachgelassen, die Sicherheit durch selbstschuldnerische, unwiderrufliche, unbefristete und unbedingte Bürgschaft einer als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen.

Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:

Der Kläger, ein Patentanwalt aus Landshut, nimmt die Beklagte, das weltgrößte Versandhandelsunternehmen, auf Einwilligung in die Löschung von 27 Marken in Anspruch, welche im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts für die Beklagte eingetragen sind. Der Kläger hatte zuvor einer Mandantin, der Firma I. GmbH, die Verwendung des Kennzeichens "OTTOMOBIL" für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile für Kraftfahrzeuge und Reparatur von Kraftfahrzeugen empfohlen; dieses Zeichen wurde auch als Marke eingetragen. Daraufhin hatte die Beklagte die Firma I. vor dem Landgericht Frankfurt erfolgreich auf Unterlassung verklagt. Die Verurteilung der Firma I. erfolgte aufgrund einer jüngeren OTTO-Marke der Beklagten, die sich noch in der Benutzungsschonfrist befindet ( Anlagen B 1 und B 18a ).

Die Löschungsklage des Klägers richtet sich gegen Wort- und Wort/Bildmarken mit dem Wortbestandteil "OTTO" für unterschiedliche, größtenteils sehr umfangreiche Warenverzeichnisse ( entgegen den tatbestandlichen Feststellungen des Landgerichts ist keine der Marken auch für Dienstleistungen eingetragen ). Alle Marken befinden sich außerhalb der Benutzungsschonfrist.

Wegen der weiteren Einzelheiten des erstinstanzlichen Sachvortrags, der gestellten Anträge und der einzelnen Marken wird auf den Tenor und den Tatbestand des landgerichtlichen Urteils sowie auf die Anlage K 4 Bezug genommen. Das Landgericht hat der Löschungsklage hinsichtlich sämtlicher Marken stattgegeben ; wegen der Rechtsausführungen des Landgerichts wird auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils verwiesen. Gegen das ihr am 23.7.2001 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 20.8.2001 Berufung eingelegt und diese - nach entsprechender Fristverlängerung - am 15.10.2001 begründet. Die Beklagte macht mit ihrer Berufung im wesentlichen geltend :

Die Klage sei rechtsmissbräuchlich. Der Geschäftsführer S. der Firma I. habe der Beklagten angeboten, dass bei gütlicher Beilegung des Frankfurter Verfahrens auch die Hamburger Löschungsklage zurückgezogen werde. Damit werde klar, dass das vorliegende Verfahren nur ein Druckmittel sei, um die Beklagte zu einem Verzicht auf ihre begründeten Rechte in dem Frankfurter Verfahren zu bewegen.

Es bestünde auch kein öffentliches Interesse an der Löschung der Marken, weil die Beklagte auf Grund ihrer gleichfalls geschützten geschäftlichen Bezeichnung die Nutzung der OTTO-Marken durch Dritte ohnehin verhindern könne.

Außerdem habe der Kläger weitere rund 100 Löschungsanträge gegen alle Marken der Beklagten gestellt, die sich außerhalb der Benutzungsschonfrist befänden. Dem Kläger gehe es offenbar darum, möglichst großen Schaden anzurichten.

Die Beklagte habe die Marken auch rechtserhaltend benutzt. Eine Anbringung der Marken auf der Ware selbst sei nach neuerer Rechtsprechung und Literatur nicht notwendig. Es genüge, wenn die Marke auf Geschäftspapieren und in der Werbung benutzt werde. Die Auffassung des Landgerichts führe dazu, dass Handelsunternehmen keine Markenrechte erwerben könnten.

Die Rechtsprechung habe auch anerkannt, dass es Handelsmarken in dem Sinne gäbe , dass ein Handelsunternehmen diese Marken einsetze, ohne dass damit der Eindruck einer Herstellermarke entstehe. Der Verkehr wisse, dass eine Marke nicht unbedingt den Hersteller des Produkts bezeichne (zum Beispiel Ferrari-Bettwäsche und Lufthansa-Koffer). Trotzdem lege der Verkehr aus den verschiedensten Gründen Wert darauf, die Waren von einem bestimmten Handelsunternehmen zu erwerben. So wisse der Verkehr durch die Handelsmarke, dass ihm ein seriöser Geschäftspartner gegenüberstehe; er bestelle auch Produkte unbekannter Hersteller, weil sie durch ein seriöses Handelsunternehmen vertrieben würden; die Handelsmarke stehe für Qualitätskontrollen des Handelsunternehmens ; weitere Qualitätsmerkmale seien verlässliche Lieferzeiten, korrekte Umsetzung der Bestellung usw.. Damit erfülle die Handelsmarke die gleichen Funktionen wie die klassische Herstellermarke.

Die Beklagte müsse sich nicht auf den bloßen Schutz ihrer geschäftlichen Bezeichnung verweisen lassen. Der rechtliche Schutz einer Marke habe einen weiteren Umfang als die geschäftliche Bezeichnung. Es stelle sich die Frage, warum gerade die Beklagte als Handelsunternehmen nur auf den Schutz der geschäftlichen Bezeichnung beschränkt sein solle, während alle anderen Unternehmen Schutz sowohl für ihre Geschäftsbezeichnungen als auch für eingetragene Marken erwerben könnten.

Die Beklagte beantragt,

unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts Hamburg vom 17.7.2001 die Klage kostenpflichtig abzuweisen.

Der Kläger beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Der Kläger macht im wesentlichen geltend:

Die Behauptung, der Geschäftsführer der Firma I. habe erklärt , dass die Hamburger Klage zurückgezogen werde, wenn das Frankfurter Verfahren vergleichsweise beendet werde, werde bestritten. Die Firma I. sei auch nicht Klägerin dieses Verfahrens und entscheide nicht, ob die Klage zurückgenommen werde.

Die Beklagte verkenne, dass die Löschungsklage eine Popularklage sei. Der Kläger brauche daher keinerlei Interesse an der Löschung nachzuweisen. Auch entspreche es ständiger Rechtsprechung und überwiegender Meinung in der Literatur, dass ein Rechtsschutzbedürfnis zur Löschung von Marken trotz anderer Zeichenrechte, aus denen die Benutzung der Marke untersagt werden könne, zu bejahen sei. Es bestehe ein allgemeines Bedürfnis daran, dass das öffentliche Markenregister richtig sei und von löschungsreifen Marken freigehalten werde.

Schließlich stimme die Geschäftsbezeichnung der Beklagten mit einer Vielzahl der angegriffenen Marken nicht überein. Daher greife der Einwand der Beklagten schon nach ihrem eigenen Rechtsstandpunkt nicht durch.

Die Beklagte habe die Marken nicht rechtserhaltend benutzt. Unerlässliche Voraussetzung sei, dass die Markenproduktbezogen verwendet würden. Aus keinem der vorgelegten Belege (Anlagen B 11-B 17) sei irgendein Bezug zu den im Versandhandel vertriebenen Waren erkennbar. Rechtsprechung und Literatur lasse sich nicht entnehmen, dass für Handelsmarken eine abstrakte Verwendung derselben in der Werbung und auf Geschäftspapieren als rechtserhaltende Benutzung für Waren anerkannt sei und mithin auf das Erfordernis der Produktbezogenheit als Voraussetzung der betrieblichen Herkunftsfunktionen verzichtet werde. Zwar sei es nicht zwingend erforderlich, dass die Marke mit der Ware körperlich verbunden sei, doch müsse der Verkehr erkennen, welche Marke für welches konkrete Produkt benutzt werde. Dies sei im Falle der Beklagten nicht gegeben. Die Verwendung der Zeichen durch die Beklagte würde der Verkehr nur als Unternehmenskennzeichen verstehen.

Die Beklagte trage nicht einmal vor, für welche Waren welche der 27 angegriffenen Marken in welchem Umfang benutzt würden. Damit sei ihr Vortrag auch unsubstantiiert.

Die Beklagte werde gegenüber anderen Dienstleistungsunternehmen nicht unangemessen benachteiligt. Inzwischen erkenne nämlich das HABM - unstreitig- die Dienstleistung von Einzelhandelsunternehmen in Klasse 35 für die Eintragung von Gemeinschaftsmarken an. Diese Tatsache sei auch der Beklagten bekannt, denn sie habe bereits am 25. April 2001 eine Gemeinschaftsmarke "OTTO" für Groß - und Einzelhandel angemeldet . Die Gemeinschaftsmarke sei mittlerweile auch eingetragen ( Anlage K 6, K 7 ). Damit bedürfe die Beklagte des Schutzes der angegriffenen Marken nicht mehr.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung der Beklagten bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Der Senat folgt der Beurteilung des Landgerichts, dass ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Klägers nicht festgestellt werden kann.

Die Löschungsklage wegen fehlender Benutzung einer eingetragenen Marke ist nach § 55 Abs.2 Nr.1 MarkenG als Popularklage ausgestaltet, kann also von jedermann erhoben werden. Der Kläger braucht weder nachzuweisen, dass er ein eigenes Interesse an der Löschung hat - etwa weil er eine eigene Marke eintragen lassen will - noch dass ein konkretes Allgemeininteresse besteht ( Ingerl-Rohnke , MarkenG , § 55 Rn.5). Allerdings hat eine ältere Rechtsprechung die Löschungsklage dann nicht zugelassen, wenn die Marke wegen anderweitiger Kennzeichenrechte ihres Inhabers auch nach Löschung von keinem Dritten verwendet werden konnte ( BGH GRUR 57,350,351 "Raiffeisensymbol"). Hiermit argumentiert die Beklagte aufgrund ihres Firmenkennzeichens. Von dieser Rechtsprechung ist der BGH aber schon für die entsprechende Löschungsklage wegen Nichtbenutzung nach § 11 Abs.1 Nr.4 WZG abgerückt ( BGH GRUR 86, 315,316 "Comburtest") . Dort heißt es, dass die im Sinne des Benutzungszwangs liegende Ausübung des Klagerechts zweckwidrig erschwert würde, wenn trotz allgemeiner Zubilligung der Popularklage jeweils noch geprüft werden müsste, ob tatsächlich im Einzelfall ein öffentliches Interesse an der Löschung und damit der Klageberechtigung bestünde (ebenso zum WZG: LG München GRUR 92,59 und OLG München GRUR 96,128,129 ). Diese Auffassung wird für die Rechtslage nach dem MarkenG ebenfalls zu gelten haben ( Ingerl-Rohnke, a.a.O.,§ 55 Rn.5 ; Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenR, 6.Aufl., § 55 Rn.6 ; a.A. Fezer, MarkenR, 3.Aufl., Rn.5 c ff). Dieser Einwand der Beklagten greift daher nicht durch.

In der genannten Entscheidung "Comburtest" hat der BGH allerdings eine Einschränkung der Klagebefugnis für den Fall des Rechtsmissbrauchs für möglich gehalten, ohne dies näher auszuführen, weil im konkreten Fall hierzu nicht vorgetragen worden war. Auch in der Entscheidung BGH GRUR 97,747"Cirkulin" wird dies erwähnt .

Hinreichende tatsächliche Umstände für die Annahme eines Rechtsmissbrauchs liefert der Vortrag der Beklagten jedoch auch im vorliegenden Fall nicht. Dass Anlass für die Klage ein Prozess der Beklagten gegen einen Mandanten des Klägers war, genügt allein nicht . Für die Behauptung der angeblichen Äußerung des Geschäftsführers S. der Firma I. hat die Beklagte keinen Beweis angeboten, geschweige denn ein kollusives Zusammenwirken zwischen der Firma I. und dem Kläger behauptet, um die Beklagte über das vorliegende Verfahren zu einem Einlenken gegenüber der Firma I. zu bewegen. Wenn der Kläger weitere 100 Löschungsanträge gegen Marken der Beklagten außerhalb der Benutzungsschonfrist gestellt hat, ist dies ebenfalls nicht rechtsmissbräuchlich, sondern vor dem Hintergrund der Rechtsauffassung des Klägers - die der Senat im Ergebnis teilt - konsequent. Dafür, dass der Kläger nur einen möglichst großen Schaden bei der Beklagten anrichten will, gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte, zumal die Beklagte auch nach ihrem eigenen Vortrag jedenfalls die Benutzung fremder Marken, die mit ihrem Zeichen "OTTO" kollidieren, aufgrund ihrer Firmenbezeichnung jederzeit verhindern kann.

2. Das Landgericht hat auch zu Recht die Löschungsreife der angegriffenen Marken wegen Nichtbenutzung bejaht.

a) Nach §§ 55, 49, 26 MarkenG hat die Löschungsklage Erfolg, wenn der Markeninhaber die Marke innerhalb von 5 Jahren nach Eintragung nicht für diejenigen Waren und Dienstleistungen benutzt hat, für die die Eintragung erfolgt ist. Dabei gilt als Benutzung auch die Benutzung in abgewandelter Form, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert ( § 26 Abs.3 S.1 MarkenG ). Dies gilt auch dann, wenn die abweichende Form ebenfalls als Marke eingetragen ist ( § 26 Abs.3 S.2 MarkenG ).

Der Löschungskläger muss vortragen und beweisen, dass der Markeninhaber seine Marken nicht benutzt hat. Ihm kommen aber Beweiserleichterungen zugute, da die Markenbenutzung in der Sphäre des Markeninhabers liegt ( Ingerl-Rohnke , a.a.O.,§ 55 Rn.5 ). Der Markeninhaber muss die Produkte benennen, mit denen er unter der fraglichen Marke am Markt tätig ist ( HansOLG GRUR 99,339,341 "Yves Roche" ).

b) Die Beklagte hat als Benutzungsbelege die Anlagen B 10 B 17 vorgelegt. Schon nach diesen Unterlagen ist jedenfalls für einen Teil der Marken keine Benutzung belegt, so dass die Löschungsklage insoweit bereits aus diesem Grunde begründet ist :

- "Schlag' nach bei Otto", 2 Marken DD 647913 und DT 00871260

Diese Marken sind für Lichtbild- und Druckereierzeugnisse, periodische Druckschriften, Bücher, Atlanten, Unterrichts- und Lehrmittel, insbesondere Fernunterrichtsbriefe eingetragen. Die Benutzung für derartige Produkte ist nicht vorgetragen, insbesondere hat der Senat solche nicht im eingereichten OTTO-Katalog gefunden. Der Katalog selbst ist keine Ware, sondern Mittel zum Warenverkauf. Außerdem ist nicht vorgetragen, dass die Marke so benutzt worden ist, sondern nur "Otto" und "Otto Versand". Die Abweichung ist erheblich, da die Marke ein Werbeslogan ist und nicht in Einzelteile zerlegt werden kann.

- "YF Otto Versand", 2 Marken DD 648492 und DT 01017478 Diese Marken sind zwar für Bekleidung eingetragen, welche die Beklagte unstreitig vertreibt. Es handelt sich jedoch um Wort/Bildmarken, die von dem eingerahmten Logo "YF" geprägt werden. Wofür dieses Logo steht, ist nicht dargelegt. Die Worte "Otto Versand" wirken bei dieser Marke als untergeordneter Zusatz und nur als Firmenname. Eine Benutzung in der eingetragenen Form ist nicht vorgetragen oder aus den Anlagen ersichtlich. Die Benutzung von "Otto Versand" ohne das Logo ist nach Auffassung des Senats nicht mehr rechtserhaltend, da ein kennzeichnender Teil der Marken fehlt.

- "OTTO FOR YOU" . Marke DE 02059479

Auch für diese Marke, u.a. eingetragen für Druckereierzeugnisse und Bekleidung, hat die Beklagte keine Nutzung vorgetragen oder belegt. Die Marke ist wieder ein sloganartiger Spruch, der nicht auf "Otto" als einzig prägenden Bestandteil reduziert werden kann. Durch die Verwendung von "Otto" ist folglich keine rechtserhaltende Benutzung belegt.

- "OTTO NEWS" , Marke DE 02908608

Diese Wort/Bild-Marke ist für Druckereierzeugnisse, nämlich Kataloge, und für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen eingetragen. Eine Nutzung für diese Produkte ist nicht vorgetragen. Die Marke wird nicht allein durch OTTO geprägt, denn NEWS ist durch den ungewöhnlichen Schrifttyp und das Ausrufezeichen auffällig hervorgehoben und seinem Sinne nach auch für Kataloge nicht glatt beschreibend ( allenfalls für Zeitungen ). Durch den vorgelegten OTTO-Katalog ist diese Marke noch nicht rechtserhaltend benutzt worden.

- "Wie wir wohnen Otto Versand", Marke DT 00866753

Die Marke ist eingetragen für Lichtbild- und Druckereierzeugnisse, nämlich periodische Druckschriften, Bücher, Farbfotos, sämtlich zum Thema Wohnkultur. Den Vertrieb derartiger Produkte hat die Beklagte nicht vorgetragen, so dass es auf eine rechtserhaltende Benutzung nur durch Verwendung von "Otto" schon nicht mehr ankommt. Sie ist jedoch gleichfalls zu verneinen, da es sich wieder um einen sloganartigen Spruch handelt, der nicht auf "Otto" oder "Otto-Versand" reduziert werden kann.

- "panorama OTTO VERSAND" , Marke DT 00869740

Diese Wort/ Bildmarke ist für ein längeres Warenverzeichnis aus Film- und Fotozubehör eingetragen. Eine Nutzung hat die Beklagte nicht vorgetragen. Zwar vertreibt sie derartige Produkte in ihrem Katalog, doch nicht unter dieser Marke. Der Bestandteil "panorama" ist aber sowohl durch den charakteristischen Bildanteil mitkennzeichnend für die Marke, als auch seinem Wortsinne nach, denn "panorama" ist nicht beschreibend für Film- und Fotozubehör, sondern ein "sprechendes Zeichen" für ein foto- oder filmwürdiges Motiv und damit eher besonders kennzeichnungskräftig.

- "OTTO's go in", Marke DT 00884706

Die Marke ist für ein Warenverzeichnis eingetragen, welches weit überwiegend Waren enthält, die nicht im Katalog der Beklagten aufgeführt sind ( Papier- und Pappwaren, Zellstoffartikel, photographische und Druckereierzeugnisse, Kunstgegenstände, Büro- und Kontorgeräte ). Eine Ausnahme mögen die Schreibmaschinen und Computer sein, die man lt. Katalog bei der Beklagten bestellen kann. Jedenfalls kann auch diese Marke nach Auffassung des Senats nicht nur durch "Otto" oder "Otto Versand" rechtserhaltend benutzt werden , da es sich wieder um eine Art Motto oder Spruch handelt, zu dessen kennzeichnendem Charakter "go in" gehört. Der Bestandteil "go in" lässt an ein Ladengeschäft denken, in das man hineingehen und etwas kaufen kann , was im Gegensatz zu dem überwiegenden Versandhandelsgeschäft der Beklagten steht. Damit ist dieser Bestandteil geeignet, besondere Aufmerksamkeit zu wecken und mitkennzeichnend für die Marke. Auch grammatikalisch ist "OTTO's" nur ein Attribut für das "go in" , so dass dieser Bestandteil mindestens gleichgewichtig ist.

- "inter tuch OTTO VERSAND" , Marke DT 00892192

Die Marke, zu deren Benutzung die Beklagte ebenfalls nicht vorträgt, ist für Tuchbekleidungsstücke und -stoffe eingetragen. Jedenfalls Tuchbekleidungsstücke befinden sich im Sortiment der Beklagten. Allerdings ist auch für diese Marke eine rechtserhaltende Benutzung nur durch "Otto" oder "Otto Versand" zu verneinen. Denn " inter tuch" hat zwar einen beschreibenden Anteil durch "tuch", ist aber mit "inter" zu einem künstlichen Begriff zusammengefügt worden, der in dieser Form in der Sprache nicht vorkommt. Er erinnert an das Kunstwort "Inter-Hotel", wobei "inter" ( eigentlich nur lateinisch : zwischen ) am ehesten Assoziationen zu "international" wecken dürfte , also möglicherweise an besondere Tuchwaren aus dem Ausland denken lässt. Jedenfalls würde ein Weglassen dieses Markenbestandteils den kennzeichnenden Charakter der Marke im Sinne des § 26 Abs.3 MarkenG verändern.

- "OTTO SICHERGEHN BEIM EINKAUF" , Marke DT 00893657

Die Marke bezieht sich zwar auf Waren, welche im Otto-Katalog größtenteils zu finden sind, es handelt sich aber erneut einen Slogan, der nach Auffassung des Senats nicht nur durch "Otto" rechtserhaltend benutzt werden kann. Vortrag zur Benutzung gibt es im übrigen auch für diese Marke nicht.

- "TWEN CLUB OTTO VERSAND", Marke DT 00897360

Es handelt sich um eine Wort/Bildmarke für Bekleidungsstücke , die durch eine komplizierte Grafik geprägt wird. Zur Benutzung hat die Beklagte nicht vorgetragen. Nur mit den Worten "Otto" oder "Otto-Versand" kann diese Marke nicht rechtserhaltend benutzt werden.

- "POST SHOP OTTO SHOPPING PER POST" , Marke DD 647914

Diese Marke ist eine Wort/Bildmarke, welche für ein umfangreiches Warenverzeichnis eingetragen ist. Die Beklagte hat einen Katalog vorgelegt, der mit "Post-Shop" betitelt ist, allerdings nur Kleidung und Schuhe enthält ( Anlage B 15 ). Die Wortbestandteile der Marke sind zwar nur beschreibend, doch ist die Grafik insgesamt durch die Darstellung als Briefmarke und die Anordnung der Wortbestandteile so charakteristisch, dass die Marke nur durch Verwendung der Worte Post-Shop, also auch nur der ersten beiden Worte innerhalb der Wort/Bild -Marke, nicht rechtserhaltend benutzt worden ist.

c ) Neben den vorstehend unter b) aufgeführten, unabhängig von der Hauptstreitfrage dieses Verfahrens löschungsreifen Marken bleiben übrig die folgenden Marken :

- "OTTO" ( DT 00887131 )

- "OTTO VERSAND" ( DT 00883855 , DD 647815, DT 00735825 )

- "OTTO Extra" ( DD 647810, DT 00945011 )

- "OTTO.find' ich gut" ( DD 647791, DE 02007926, DT 01097752 )

- "OTTO Wohnen" ( DD 647817, DT 00947443 )

- "OTTO POST SHOP" ( DT 00902083 )

- "OTTO Apart" ( DT 00948956, DD 647813 )

Die Marken "OTTO ", "OTTO VERSAND" und "OTTO...find' ich gut" tauchen in dem vorgelegten Katalog und den anderen Verwendungsnachweisen auf. Bei "OTTO extra", einer Marke, welche nicht nur für Bekleidungsstücke, sondern auch für Druckereierzeugnisse, Photographien und Schreibwaren eingetragen ist, liegt - wenn man überhaupt eine Benutzung für die eingetragenen Waren bejahen wollte, s.u. jedenfalls für Kleidung eine rechtserhaltende Benutzung durch "OTTO" vor , weil der Zusatz "extra" nur ganz abstrakt auf eine Auswahl hinweist und sehr wenig kennzeichnungsstark erscheint. Gleiches gilt für "OTTO Wohnen", soweit diese Marken für Waren aus dem Wohnbereich eingetragen sind. Für "OTTO POST SHOP" und "OTTO apart" hat die Beklagte Kataloge vorgelegt, welche entsprechend betitelt sind und Bekleidung und Schuhe enthalten ( Anlagen B 15,16 und 17 ). Das Warenverzeichnis ist allerdings auch für diese Marken sehr viel umfangreicher.

Unstreitig ist es bei allen diesen OTTO-Marken aber so, dass diese nicht auf der Ware angebracht werden, sondern nur in Katalogen, in der Werbung und auf dem für alle Produkte des Kataloges einheitlichen Verpackungsmaterial zu finden sind. Nach der zutreffenden Auffassung des Landgerichts ist das Werbematerial Anlage B 10 ( T-Shirt, Mütze, CD's, Kugelschreiber und mouse-pad ) , welches mit "OTTO" oder "OTTO...find ich gut" beschriftet ist, für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Warenmarken außer Betracht zu lassen, da es hier um übliche Werbeartikel handelt, die auf das Unternehmen hinweisen ( s.auch Fezer, MarkenR, 3.Aufl., § 26 Rn.27 ).

Die Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz ( WZG ) verlangte für eine rechtserhaltende Benutzung, dass jedenfalls Warenmarken auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung oder Umhüllung angebracht wurden. Nur dann , wenn eine tatsächliche oder wirtschaftliche Unmöglichkeit einer derartigen Zeichenverwendung vorlag, kam eine Abweichung von dieser Regel in Betracht ( BGH GRUR 95,347 "Tetrasil"; GRUR 96,267 "Aqua" ).Das BPatG vertritt auch für die Rechtslage nach dem MarkenG die Auffassung, dass z.B. die bloße Verwendung der Marke in Katalogen für eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreicht ( BPatG GRUR 96,981 "Estavital"). Wie der BGH die Rechtslage nach dem MarkenG sieht, dürfte noch nicht abschließend geklärt sein ; in der Entscheidung "Montana" ( GRUR 95,583 ) heißt es , dass die rechtserhaltende Benutzung nach dem MarkenG jedenfalls nicht strenger als nach WZG zu beurteilen sei und es stets eine Frage des Einzelfalls sei, ob der Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände die fragliche Kennzeichnung als einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus einem bestimmten Unternehmen ansehe. In der Entscheidung "Honka" hat er es für Holzhäuser ausreichen lassen, dass die Marke auf Verpackungsmaterial und in Werbeanzeigen sowie durch verdeckte Anbringung an der Ware selbst benutzt wurde ; ob letzteres auch verzichtbar gewesen wäre, ist der Entscheidung nicht zu entnehmen ( BGH GRUR 99, 995 ).

Das LG Düsseldorf hat allgemein die Verwendung einer Marke in Katalogen für ausreichend erachtet ( MittdtschPatAnw 98,273 ). In der von der Beklagten eingereichten Entscheidung des OLG Köln vom 12.5. 2000 ( Aktz.6 U 25/99, Anlage B 18 ) ist der Streitstand ausführlich dargestellt und im Ergebnis eine Benutzung einer Marke nur in einem Katalog für ausreichend angesehen worden, weil dort die Marke im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung des Produkts - es ging um Tee - besonders herausgestellt worden war.

Nach der Gesetzesbegründung zu § 26 MarkenG soll eine Benutzung der Marke in Geschäftspapieren, Katalogen oder in der Werbung genügen ( Anlage B 9 ). Auch in der Literatur wird dies für ausreichend gehalten , sofern ein ausreichender konkreter Produktbezug gegeben sei ( Fezer, a.a.O., § 26 Rn. 30 ; Ingerl-Rohnke, a.a.O. § 26 Rn.32 ff ; Ingerl WRP 2002, 861, 869 unter Hinweis auf § 14 Abs.3 Nr.5 MarkenG als zusätzliches Argument ).

Der Senat hält diese Auffassung im Grundsatz für zutreffend, bloß ist damit die entscheidende Frage nicht beantwortet, ob der Verkehr die Marken der Beklagten in der von ihr gewählten Verwendungsform tatsächlich produktbezogen versteht. Denn es reicht für die rechtserhaltende Benutzung nicht aus, wenn die Marke ausschließlich als geschäftliche Bezeichnung oder Teil einer geschäftlichen Bezeichnung verwendet wird ( Fezer, a.a.O.,§ 26 Rn. 21 , Ingerl-Rohnke , a.a.O.,§ 26, Rn.20 ; Ingerl WRP 2002, 869f , jeweils mit m.w.N.). Wenn der Verkehr in den Otto-Marken also nur den Hinweis auf das Versandhaus Otto als geschäftliche Bezeichnung und dessen Leistung, nämlich den Versandhandel, erblickt, ist die Löschungsklage auch bezüglich der nicht unter b) abgehandelten Marken begründet.

Der Senat folgt auch in diesem Hauptstreitpunkt zwischen den Parteien der Beurteilung des Landgerichts, dass vorliegend nur eine Benutzung als Firmenkennzeichen festgestellt werden kann. Da die Mitglieder des Senats zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören, kann der Senat diese Frage selbst beurteilen.

Die Beklagte vertreibt eine große Vielzahl ganz unterschiedlicher Waren, zum Teil solche bekannter Markenhersteller, zum Teil solche unbekannter Hersteller. Gemeinsam ist diesen Waren nur ihr Vertriebsweg über die Beklagte . Ebenso wie bei einem Ladengeschäft für verschiedene Waren liegt bei einer derartigen Fallkonstellation von vorneherein ein nur firmenmäßiges Verständnis des vom Vertreiber verwendeten Kennzeichens nahe (vgl. Ingerl WRP 2002, Fußnote zu S.870 ). Das mag anders sein, wenn ein Händler nur ganz bestimme Waren vertreibt, weil der Verkehr dann eher die Neigung haben dürfte, die geschäftliche Bezeichnung auch auf die Ware selbst zu beziehen. Hierdurch unterscheidet sich der vorliegende Fall von dem Sachverhalt, den das OLG Köln zu entscheiden hatte, wo es nämlich um ein ganz bestimmtes Produkt ging.

Auch bezieht sich die vorgelegte Werbung der Beklagten nicht auf die einzelnen Produkte oder auch nur Produktgattungen, sondern immer auf ihr Versandhaus insgesamt.

Des weiteren finden sich bei der Beklagten auch innerhalb der einzelnen Warengattungen, z.B. Schuhen, die unterschiedlichsten Hersteller. Somit wäre mit der Aussage " Ich trage OTTO-Schuhe" nur der Vertriebsweg charakterisiert, eine nähere Individualisierung der Ware selbst aber nicht erfolgt. Dies entspricht aber nicht dem Warenmarkenverständnis des Verbrauchers. Der Kläger formuliert treffend : Der Verbraucher kauft keine OTTO-Schuhe oder Schuhe von OTTO, sondern von z.B. Nike über oder bei OTTO.

Schließlich wird die vorstehende Beurteilung des Verkehrsverständnisses durch die Praxis der Beklagten bestätigt, technische Produkte mit der eigenen Handelsmarke "Hanseatic" zu versehen. Hierfür bestünde kein Bedürfnis, wenn "OTTO" bereits als Warenmarke verstanden würde. Dieser Gesichtpunkt ist auch vom Landgericht zutreffend gewürdigt worden.

Soweit die Beklagte vorträgt, der Verkehr verbinde mit den bei der Beklagten gekauften Waren bestimmte Qualitätsvorstellungen, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Denn die insoweit von der Beklagten angeführten Gesichtspunkte der Seriosität, der Qualitätssicherung, der zuverlässigen Bestellabwicklung usw. bezieht der Verkehr auf die Leistungen der Beklagten als Versandhandel , also auf eine Dienstleistung, und allenfalls mittelbar auf die Ware selbst.. Auch der Hinweis der Beklagten auf die schlagwortartige, "markenmäßige" Verwendung von OTTO auf den Katalogen und den Versandpackungen vermag den Senat nicht zu überzeugen; schlagwortartige Verwendungen , Firmenlogos und -kurzformen sind auch für Firmenkennzeichen gang und gäbe.

Der Beklagten ist zuzugeben, dass die bisherige Praxis, den Einzelhandel nicht als Dienstleistung anzuerkennen und hierfür Markenschutz zu gewähren, unbefriedigend sein mag. Angesichts der nunmehr erfolgten Eintragung als Gemeinschaftsmarke dürfte diese Praxis allerdings demnächst auch in Deutschland überprüft werden. Trotzdem steht die Beklagte auch gegenwärtig keineswegs schutzlos dar, weil sie Kennzeichenverletzungen mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen verhindern kann und z.B. der bekannte Werbeslogan "Otto, find' ich gut" über § 1 UWG geschützt ist. Dass der Markenschutz und der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung gewisse Unterschiede aufweisen, folgt aus der Systematik des MarkenG und belastet die Beklagte nicht in unbilliger Weise.

Die Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 97 Abs.1 und 708 Nr.10, 711 ZPO. Der Senat hat die Revision zugelassen, da die Sache grundsätzliche Bedeutung hat ( § 543 Abs.2 Nr.1 ZPO ).

Ende der Entscheidung