Judicialis Rechtsprechung

1. Das ursprünglich gegebene Feststellungsinteresse für die negative Feststellungsklage besteht selbst in dem Fall, dass über die vom Beklagten später erhobene Leistungsklage mündlich verhandelt worden ist, ausnahmsweise fort, wenn die Feststellungsklage zu diesem Zeitpunkt seit geraumer Zeit entscheidungsreif ist, während sich die Leistungsklage noch im Anfangstadium befindet.

2. Ein unmittelbarer Eingriff in den Gewerbebetrieb des Herstellers bzw. des Händlers kann auch in der Erwirkung einer sachlich nicht gerechtfertigten einstweiligen Verfügung gegen dessen Abnehmer durch einen Patentinhaber liegen.

3. Eine deliktische Haftungsverantwortlichkeit des Patentinhabers scheidet aber mangels Verschuldens aus, wenn dieser zunächst die Entscheidung des Bundespatentgerichts im Patentnichtigkeitsverfahren abwartet, dann vor Eintritt der Rechtskraft des ihm günstigen Urteils die Vertriebsgesellschaften abmahnt und gegen sie einstweilige Verfügungen erwirkt, und wenn das Patent nachträglich im Nichtigkeitsverfahren aufgrund des bereits im Erteilungsverfahren eingeführten Standes der Technik wegen fehlender Erfindungshöhe vernichtet wird.

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OBERLANDESGERICHT KARLSRUHE Im Namen des Volkes Urteil

6 U 5/01

Verkündet am: 08.01.2003

In Sachen

wegen Feststellung

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 2002 durch

Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. Lippok

Richter am Oberlandesgericht Naegelsbach

Richter am Oberlandesgericht Dr. Schnauder

für Recht erkannt:

Tenor:

1. Das Versäumnisurteil des Senats vom 24. Oktober 2001 wird im Umfang seiner Anfechtung durch den Einspruch der Beklagten aufrechterhalten.

2. Die weiteren Kosten des Berufungsrechtszuges fallen der Beklagten zur Last.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte darf die Fortsetzung der Zwangsvollstreckung der Klägerin aus dem Versäumnisurteil gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 50.000,00 ? abwenden, wenn nicht die Klägerin vor Vollstreckung Sicherheit in dieser Höhe leistet.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Parteien streiten um die Rechtsfolgen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung, die zu einer gerichtlichen Beschlussverfügung führte.

Die Klägerin stellt her und vertreibt u.a. Funkuhren. Sie ist seit 1998 Inhaberin (zuvor war sie zur Rechtsverfolgung im eigenen Namen ermächtigte Lizenznehmerin) des am 26.03.1985 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung G 84 32 847 am 09.04.1984 angemeldeten deutschen Patents 35 10 861, das eine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung für eine Uhr, insbesondere eine Funkuhr betrifft. Die Vorrichtung diente zur Ermittlung und Korrektur (der Stellung des Räderwerks) der Zeiger vor einem Zifferblatt (Analoganzeige) einer Funkuhr.

Die Beklagte lieferte im Jahre 1996 in China gefertigte, über die Firma E., Hongkong (künftig: ESL) nach Deutschland importierte Funkwanduhren an Unternehmen der Handelsgruppe L.. Am 09.04.1996 erhob ESL Nichtigkeitsklage gegen das Patent der Klägerin vor dem Bundespatentgericht (2 Ni 17/96). Mit Urteil vom 02.10.1996 bestätigte das Bundespatentgericht das Patent in dem von der Rechtsinhaberin verteidigten Umfang und vernichtete im übrigen das Patent (Anl. K 1). Daraufhin mahnte die Klägerin am 22.11.1996 zwei Unternehmen der L.-Gruppe unter Berufung auf den vom Bundespatentgericht aufrecht erhaltenen Anspruch 2 erfolglos ab und erwirkte sodann am 13.12.1996 zwei Beschlussverfügungen des Landgerichts Düsseldorf (4 0 423/96 und 4 0 424/96; Anl. B 4 und B 5). Die Antragsgegnerinnen erkannten mit Vereinbarung vom 21.02.1997 (Anl. B 6) die einstweiligen Verfügungen als endgültige Regelungen an und verzichteten auf das Recht zum Widerspruch sowie auf die Rechte aus § 926, 927 i.V.m. § 935 ZPO; insgesamt 12 weitere Unternehmensgesellschaften der L.-Gruppe schlossen sich der Unterlassungsverpflichtung an. Gegen die beiden Antragsgegnerinnen ergingen später Ordnungsmittelbeschlüsse in Höhe von jeweils DM 50.000,00 wegen Zuwiderhandlungen im Herbst 1998.

Am 19.02.1997 legte die Nichtigkeitsklägerin (ESL) gegen das Urteil des Bundespatentgerichts Berufung ein. Auf Antrag der Klägerin vom 14.04.1997 erging auch gegen die Beklagte Urteilsverfügung des Landgerichts Düsseldorf (4 0 134/97), gestützt auf den Anspruch 2 des vom Bundespatentgericht bestätigten Patents. Im Berufungsrechtszug vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf nahm die Klägerin den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Beklagte am 14.01.1998 zurück; die am 06.01.1998 erhobene Hauptsacheklage wurde von der Klägerin am 09.11.1998 zurückgenommen. Mit Urteil vom 23.09.1999 (X ZR 50/97, Anl. K 2) erklärte der Bundesgerichtshof auch den Anspruch 2 des Patents der Klägerin mangels erfinderischer Tätigkeit für nichtig. Mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 23.02.2000 (Anl. K 9) ließ die Beklagte die Klägerin wissen, dass ihr aufgrund unberechtigten Vorgehens der Klägerin ein vorläufig mit DM 1.718.965,00 bezifferter Schaden entstanden sei.

Daraufhin erhob die Klägerin am 30.03.2000 negative Feststellungsklage. Der Anspruch, dessen sich die Beklagte berühme, bestehe nicht. Ihr könne ein Verschuldensvorwurf nicht gemacht werden. Außerdem sei der behauptete Schaden nicht schlüssig dargetan.

Die Klägerin hat beantragt,

festzustellen, dass der Beklagten gegenüber der Klägerin ein Schadensersatzanspruch in Höhe von DM 1.718.965,00 nicht zusteht.

Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, dass ihr durch die von der Klägerin erwirkten einstweiligen Verfügungen erheblicher Schaden entstanden sei. Ihre Abnehmer hätten aufgrund der gerichtlichen Verbotsverfügungen bereits erledigte Lieferbeziehungen rückabgewickelt und Aufträge storniert. Außerdem sei sie mit den ihren Abnehmerin entstandenen Verfahrenskosten einschließlich der verhängten Ordnungsgelder belastet worden. Dafür müsse die Klägerin wegen der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung einstehen, weil sie die Rechtsbeständigkeit des Patentanspruchs 2, aus dem sie gegen die Abnehmer vorgegangen sei, schuldhaft unrichtig beurteilt habe.

Das Landgericht hat der negativen Feststellungsklage entsprochen, weil der Klägerin ein Verschulden hinsichtlich der Beurteilung der Schutzrechtslage nicht zur Last falle.

Diese Rechtsauffassung bekämpft die Beklagte mit der Berufung. Die Klägerin habe aufgrund konkreter Anhaltspunkte hinreichend Anlass zu Zweifeln an dem Rechtsbestand des Patentanspruchs 2 gehabt. Noch vor Einlegung der Nichtigkeitsklage sei sie von der späteren Nichtigkeitsklägerin unter Hinweis auf den entgegenstehenden Stand der Technik erfolglos zum Patentverzicht aufgefordert worden. Dasselbe sei nach Verkündung des Urteils des Bundespatentgerichts unter Hinweis auf die bislang nicht geprüfte japanische Offenlegungsschrift 50 - 147772 aus dem Jahre 1975 geschehen. Gleichwohl sei die Klägerin hiervon unbeeindruckt weiter gegen ihre Abnehmer und gegen sie selbst vorgegangen. In diesen Verfahren habe sowohl das Landgericht (im Verfügungsurteil vom 03.06.1997) als auch das Oberlandesgericht Düsseldorf (in der mündlichen Verhandlung über die Berufung) der Klägerin ebenfalls konkrete Anhaltspunkte für Zweifel am Rechtsbestand ihres Patents nahegebracht. Die Klägerin hätte aufgrund dieser Hinweise von der Verwarnung und dem weiteren Vorgehen gegen die Abnehmer Abstand nehmen müssen. Das habe sie jedoch nicht getan und damit den deutschen Markt für die von ihr vertriebenen Funkuhren versperrt. Zu Unrecht habe das Landgericht in dem Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 23.02.2000 eine Anspruchsberühmung erblickt. Auch der entsprechende Prozessvortrag sei nur zu Zwecken der Rechtsverteidigung erfolgt. Deshalb sei die negative Feststellungsklage bereits unzulässig.

Die Beklagte hat beantragt,

in Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen.

Die Klägerin ist der Berufung entgegen. Sie hat das angefochtene Urteil des Landgerichts verteidigt. Ein Verschulden an der unberechtigten Schutzrechtsverfolgung könne ihr nicht angelastet werden. Der Patentsenat des Bundesgerichtshofes habe Anspruch 2 des Patents aufgrund des im bisherigen Verfahren bekannten Standes der Technik vernichtet. Die später aufgetauchte Entgegenhaltung JP OS 50-147772 sei hierfür nicht entscheidend gewesen, sie habe dem Fachmann nur einen Anstoß vermittelt, die vorhandene Entgegenhaltung in bestimmter Richtung zu würdigen. Mit der Verneinung der Erfindungshöhe habe sie daher bei Verfolgung ihrer Abwehransprüche weder rechnen können noch rechnen müssen.

Nachdem die Beklagte im Senatstermin vom 24.10.2001 mit Rücksicht auf die soeben beim Landgericht Düsseldorf anhängig gemachte Leistungsklage (LG Düsseldorf 4 a 0 344/01) Anträge nicht stellte, erging auf Antrag der Klägerin Versäumnisurteil vom gleichen Tage. Dieses Urteil wurde der Beklagten am 02.11.2001 zugestellt, ihr Einspruch kam am 15.11.2001 beim Oberlandesgericht ein. Mit diesem Rechtsbehelf bekämpft die Beklagte das Versäumnisurteil nur insoweit, als dieses die vom Landgericht getroffene Feststellung des Nichtbestehens eines Schadensersatzanspruchs in Höhe von 1,3 Mio. DM durch Zurückweisung der Berufung der Beklagten bestätigt hat.

Die Klägerin beantragt, das Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten, hilfsweise begehrt die Klägerin Feststellung der Erledigung.

Wegen des Vorbringens der Parteien im einzelnen wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung der Beklagten ist nicht gerechtfertigt. Die negative Feststellungsklage ist, wie das Landgericht zutreffend entschieden hat, zulässig und begründet. Das die Berufung der Beklagten zurückweisende Versäumnisurteil des Senats vom 24.10.2001 ist daher im Umfang seiner Anfechtung durch die Einspruchschrift der Beklagten aufrechtzuerhalten.

I. Zulässigkeit der Klage

Das gem. § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse lag ursprünglich vor (1.), es ist auch nicht durch Erhebung der Leistungsklage entfallen (2.).

1. An einem rechtlichen Interesse der Klägerin an der alsbaldigen Feststellung des Nichtbestehens einer Ersatzverpflichtung fehlt es nicht. Die Klägerin konnte der Rechtsberühmung der Beklagten im Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 23.02.2000 (Anl. K 9) mit der negativen Feststellungsklage entgegentreten. Dieses Schreiben enthält nicht nur die Behauptung, der Beklagten sei wegen des Angriffs der Klägerin auf ihre Abnehmer Schaden entstanden. Die Beklagte lässt den Schadensersatz sogar (vorläufig) auf 1.718.965,00 DM beziffern, und zwar unter Hinweis auf einzelne Geschäftsvorgänge mit Angabe der jeweiligen Umsatzeinbuße. Weiter wird in dem Schreiben darauf hingewiesen, dass die Schadensermittlung noch nicht abgeschlossen sei und mit zusätzlichen Schadenspositionen gerechnet werden müsse. Die Klägerin konnte die von einer Rechtsanwältin und einem Patentanwalt unterschriebene Mitteilung nur dahin verstehen, dass die Beklagte einen Schadensersatzanspruch wegen des beanstandeten Vorgehens der Klägerin mindestens in Höhe des genannten Betrages erhebt. Auch wenn das Schreiben noch keine Zahlungsaufforderung enthielt, ist es nach dem objektiven Empfängerhorizont auf die Behauptung einer entsprechenden Schadensersatzforderung gerichtet. Das folgt auch schon daraus, dass im gleichen Schreiben auch namens der ESL eine bezifferte Ersatzforderung zusammengestellt wird. Außerdem muss für das Verständnis der Erklärungsempfängerin berücksichtigt werden, dass auf Gläubigerseite die Sch. Elektronic GmbH, die am Importgeschäft der Funkuhren beteiligt war, geraume Zeit zuvor mit Pressemeldungen an die Öffentlichkeit getreten war und für die Uhrenlieferanten Schadensersatzforderungen gegen die Klägerin in Millionenhöhe reklamiert hatte (vgl. Anl. K 4 - K 7, insbesondere das Schreiben vom 11.02.2000 an die Muttergesellschaft der Klägerin, Anl. K 8). Vor diesem Hintergrund kann die Beklagte nunmehr nicht mit Erfolg geltend machen, das Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 23.02.2000 sei lediglich zum Zwecke der "Rechtsverteidigung" erfolgt. Damit wurde vielmehr der "Angriff" eröffnet. Dagegen darf sich die Klägerin mit der leugnenden Feststellungsklage zur Wehr setzen und die entstandene Unsicherheit über die behauptete Schadensersatzverpflichtung gerichtlich klären lassen.

2. Das Rechtschutzbedürfnis der Klägerin an alsbaldiger Feststellung ist auch nicht dadurch entfallen, dass die Beklagte vor dem Landgericht Düsseldorf wegen eines Teiles des hier zur Entscheidung gestellten Streitgegenstandes in Höhe von DM 1.173.199.- Leistungsklage erhoben hat, über die erstmals am 20.12.2001 mündlich verhandelt worden ist.

Allerdings besteht das zunächst gegebene Feststellungsinteresse nur solange fort, bis über die Leistungsklage streitig verhandelt wurde, so dass diese Klage gem. § 269 Abs. 1 ZPO nicht mehr einseitig zurückgenommen werden kann (BGHZ 99, 340, 341 f - Parallelverfahren I; BGH NJW 1994, 3107 f - Parallelverfahren II). Die negative Feststellungsklage im Berufungsverfahren war jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits seit geraumer Zeit entscheidungsreif, § 300 ZPO, während in dem gerade erst beginnenden Leistungsklageverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf lediglich Anträge der Parteien gestellt sowie Frist zur Klageerwiderung eingeräumt und Haupttermin zur Verhandlung in der Sache auf den 08. August 2002 bestimmt worden waren. Liegt es aber so, dass Entscheidungsreife im Feststellungsverfahren bereits gegeben war, als die Leistungsklage nicht mehr einseitig zurückgenommen werden konnte, besteht ausnahmsweise das schutzwürdige Interesse an der parallelen Weiterverfolgung der Feststellungsklage und damit deren Zulässigkeit fort. Das entspricht gesicherter Rechtsprechung (BGH GRUR 1985, 41, 44 - REHAB: "sobald" die erhobene Leistungsklage nicht mehr einseitig zurückgenommen werden kann; ausdrücklich BGHZ 99, 340, 341 f - Parallelverfahren I mit Hinweis auf BGHZ 18, 22, 43). An dieser Verfahrenslage änderte sich auch durch das spätere Grundurteil des LG Düsseldorf nichts mehr.

Hinsichtlich des Differenzbetrages zwischen dem noch im Streit stehenden Ersatzanspruch in Höhe von 1,3 Millionen DM und der mit der Leistungsklage verfolgten Summe von DM 1.173.199, also in Höhe von DM 126.801, besteht das Rechtsschutzbedürfnis für die negative Festsstellungsklage uneingeschränkt fort.

II. Begründetheit der Klage

Das angefochtene Urteil hält dem Berufungsangriff auch in der Beurteilung der materiell-rechtlichen Lage stand, so dass sich der Einspruch der Beklagten gegen das Versäumnisurteil des Senats als nicht gerechtfertigt erweist.

1. Gegenstand der Berufung ist die Haftung der Klägerin wegen Verwarnung aus der Behauptung eines gewerblichen Schutzrechts gegenüber den Abnehmern der Beklagten, nicht jedoch ein (verschuldensunabhängiger) Anspruch aus § 945 ZPO wegen des Vorgehens der Klägerin gegen die Beklagte selbst. Die Berufung hat die entsprechende Feststellung des Landgerichts (LGU 8) nicht gesondert angefochten, so dass es bei der Gegenstandsbeschränkung im landgerichtlichen Urteil bewendet.

Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht die von der Beklagten reklamierten Schadensersatzansprüche aus dem Gesichtspunkt des Eingriffs in das Recht am Unternehmen der Beklagten nach § 823 Abs. 1 BGB verneint. Die Haftung wegen Eingriffs in den Gewerbebetrieb gem. § 823 Abs. 1 BGB greift zwar grundsätzlich nur ein, wenn eine andere Haftungsgrundlage nicht gegeben ist (vgl. aber BGH WRP 1968, 50 - Spielautomat I). Eine solche Rechtsgrundlage besteht hier aber nicht, weil bei einer gegenüber Dritten ausgesprochenen Verwarnung § 14 UWG nicht anwendbar ist. Dafür fehlt es an dem Vortrag der - als Anspruchstellerin darlegungs- und beweisbelasteten - Beklagten, dass die Klägerin in den an die Vertriebsgesellschaften der L.-Gruppe gerichteten Verwarnungsschreiben oder in den nachfolgenden Verhandlungen über das auf Patentverletzung gestützte Unterlassungsbegehren eine unwahre geschäftsschädigende Tatsachenbehauptung über von ihr vertriebene Ware aufgestellt habe. Davon kann regelmäßig bei Verwarnungsschreiben auch nicht ausgegangen werden, weil die Verwarnung die Geltendmachung eines bestimmten Rechtsstandpunktes bedeutet und sich damit gewöhnlich in einer bloßen Wertung erschöpft. Das unberechtigte Unterlassungsbegehren der Klägerin gegenüber den Abnehmern der Beklagten beurteilt sich hiernach allein nach dem (verschuldensabhängigen) Haftungstatbestand des § 823 Abs. 1 BGB.

2. Eine Haftung der Klägerin wegen unerlaubter Handlung entfällt aber, wenn man sie, einer neueren Meinung folgend, nicht schon an der Rechtswidrigkeit der Schutzrechtsverwarnung scheitern lassen will (Ullmann, GRUR 2001, 1027, 1029 f), jedenfalls mangels Verschuldens (§ 276 BGB), so dass es nicht mehr darauf ankommt, ob es der Klage, was die Klägerin im übrigen mit guten Gründen geltend macht, auch in Ansehung des haftungsausfüllenden Tatbestands an der Schlüssigkeit fehlt.

a) Nach der ständigen Rechtsprechung des X. Zivilsenates des Bundesgerichtshofes stellt sich die unter unberechtigtem Hinweis auf ein nicht zustehendes Schutzrecht ausgesprochene Verwarnung als ein rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar, der bei schuldhaftem Verhalten zu Schadensersatz verpflichtet (BGHZ 38, 200, 203 f = GRUR 1963, 255 - Kindernähmaschinen; zuletzt BGH GRUR 1997, 741, 742 - Chinaherde). Das gilt auch im Hinblick auf das Unternehmensrecht eines Herstellers oder Händlers, der zwar nicht selbst der Adressat der unberechtigten Verwarnung ist, aber dessen Abnehmer von dem Schutzrechtsinhaber angegriffen werde (BGH WRP 1968, 50 - Spielautomat I; BGH GRUR 1979, 331, 33 f, 336 - Brombeerleuchte). Ein unmittelbar Eingriff in den Gewerbebetrieb des Herstellers bzw. des Händlers kann hiernach auch in der Erwirkung einer sachlich nicht gerechtfertigten einstweiligen Verfügung gegen dessen Abnehmer liegen. Insoweit kann sich der Verwarner nicht darauf berufen, dass der in einem justizförmigen Verfahren erlassene Verbotstitel die Vermutung der Rechtmäßigkeit begründe (Landgericht Düsseldorf, Mitt. 1998, 273 - BIG II). Dieser Umstand ändert nach bisheriger Rechtsprechung des Zivilsenates nichts an der Rechtswidrigkeit des Eingriffs, die bereits aus der fehlenden Rechtsbeständigkeit des der Verwarnung zugrundeliegenden Schutzrechts folgt. Das der Verwarnung bzw. der gerichtlichen Verbotsverfügung zugrunde gelegte Recht bleibt nach seiner Nichtigerklärung für die Rechtfertigung des Eingriffs in den fremden Gewerbebetrieb außer Betracht (BGH GRUR 1976, 715, 717 - Spritzgießmaschine).

Die auf unberechtigte Verwarnung gestützte Einstandspflicht des Verwarners gem. § 823 Abs. 1 BGB setzt nach ständiger Rechtsprechung jedoch Verschulden voraus (vgl. zuletzt BGH GRUR 1997, 741, 742 - Chinaherde). Die Kriterien für die Beurteilung der Verschuldensfrage sind in einer langen Reihe von höchstrichterlichen Urteilen herausgearbeitet und präzisiert worden. So genügt für einen Verschuldensvorwurf nicht die - in Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes stets gegebene - Möglichkeit, dass das Schutzrecht bei gerichtlicher Überprüfung keinen Bestand haben und sich der Rechtsstandpunkt des Verwarners letztlich als unzutreffend herausstellen könnte. Vielmehr müssen die entsprechenden Zweifel an der Rechtslage einen konkreten Beziehungspunkt haben, den der Verwarner hätte beachten können und müssen (BGH GRUR 1974, 290, 292 - Maschenfester Strumpf). Bei einer auf ein ungeprüftes Schutzrecht gestützten Verwarnung muss von dem Verwarner ein höheres Maß an Nachprüfung verlangt werden als bei einem Vorgehen aus geprüften Schutzrechten (BGH GRUR 1974, 290, 292 - Maschenfester Strumpf; GRUR 1997, 741, 742 - Chinaherde). Ist der Verwarner bei Beurteilung der Erfindungshöhe einem Rechtsirrtum unterlegen, so entschuldigt es ihn, wenn er diesen Irrtum nicht auf vorwerfbare Weise dadurch herbeigeführt hat, dass er den Stand der Technik nicht vollständig berücksichtigt oder grob fehlerhaft bewertet hat (BGH GRUR 1976, 715, 717 - Spritzgießmaschine). Denn die irrige Wertung, die sich allein auf die Frage der Erfindungshöhe beschränkt, ist weniger streng zu würdigen (BGH GRUR 1974, 290, 292 - Maschenfester Strumpf).

b) Auf der Grundlage dieser Rechtsprechungsgrundsätze kann in dem Vorgehen der Klägerin gegen die Abnehmer der Beklagten ein schuldhafter Eingriff in das Unternehmensrecht der Beklagten nicht gesehen werden.

aa) Im Zeitpunkt der Einleitung des einstweiligen Verfügungsverfahrens gegen die Abnehmer war der dem Unterlassungsbegehren zugrundeliegende Patentanspruch 2 aus doppeltem Anlass in amtlichen Verfahren geprüft. Neuheit und Erfindungshöhe des Patentgegenstandes wurden zunächst durch die Erteilungsbehörde aufgrund sorgfältiger Prüfung des Standes der Technik bejaht. Außerdem ist das Bundespatentgericht in dem 14 Jahre später durchgeführten Nichtigkeitsverfahren auf der Grundlage des bereits in der Patentanmeldung angegebene Standes der Technik bei der Bewertung der Erfindungshöhe zu keinem anderen Ergebnis gelangt. Schließlich sind die von der Klägerin zur Beurteilung der Schutzrechtslage eingesetzten eigenen Patentanwälte zu keinem anderen Urteil über die Schutzfähigkeit des fraglichen Patentanspruchs gelangt. Auch auf deren Urteil dürfte sich die Klägerin als Inhaberin des geprüften Schutzrechts verlassen (vgl. BGH GRUR 1974, 290, 293 - Maschenfester Strumpf).

Die Klägerin ging deshalb gewissenhaft und mit der gebotenen Sorgfalt vor, als sie zunächst die Entscheidung des Bundespatentgerichts abwartete, bevor sie zur Abmahnung der Vertriebsgesellschaften schritt und hernach das einstweilige Verfügungsverfahren gegen diese einleitete. Ein Verschuldensvorwurf kann der Klägerin insbesondere auch nicht deswegen gemacht werden, weil sie ihre Abwehrmaßnahmen zunächst nur gegen die Abnehmer der vermeintlich patentverletzenden Produkte richtete (vgl. BGH GRUR 1979, 331, 336 f - Brombeerleuchte). Denn nach ihrem - unwidersprochen gebliebenem - Vortrag hatte sie zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis über die Mitwirkung der Beklagten am Vertrieb der Funkuhren. Über den Vertriebsweg und den Hersteller der Funkuhren besteht selbst jetzt noch keine endgültige Klarheit.

Entgegen der Auffassung der Beklagten musste die Klägerin auch nicht bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens mit rechtlichen Schritten gegen die Abnehmer der Beklagten zuwarten. Auf die damit verbundene Verkürzung ihrer Rechtsposition aus dem geprüften und im Nichtigkeitsverfahren aufrecht erhaltenen Patent brauchte sich die Klägerin nicht einzulassen. Sie konnte aus damaliger Sicht vielmehr von der Rechtsbeständigkeit des Patentrechts ausgehen. Daher durfte sie auch dessen Schutzansprüche gegen ihr bekannte Störer verfolgen.

bb) Auf die übereinstimmende, auf unabhängig voneinander durchgeführten Prüfungen verschiedener Stellen beruhende positive Beurteilung des Ausschließlichkeitsrechts durfte die Klägerin so lange vertrauen, bis ihr Umstände bekannt wurden, die zu einer besseren Erkenntnis und zum begründeten Anlass führten, das Urteil des Nichtigkeitssenats des Bundespatentgerichts anzuzweifeln. Daran fehlt es jedoch im Streitfall.

Die (vom BGH im Berufungsurteil vom 23.09.1999 erkannte) fehlende Erfindungshöhe des in Rede stehenden Patentanspruchs musste sich der Klägerin insbesondere nicht aus der ihr im Nichtigkeits-Berufungsverfahren bekannt gewordenen japanischen Vorveröffentlichung OS 50-147772 erschließen. Die Zweifel, welche diese Schrift im Hinblick auf die Rechtsbeständigkeit zu wecken in der Lage war, mögen die Klägerin unter den Eindruck der mündlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf dazu geführt haben, dass sie ihr Rechtsschutzbegehren im einstweiligen Verfügungsverfahren gegen die Beklagte fallen ließ. Es kann der Klägerin aber gleichwohl nicht vorgeworfen werden, dass sie die bereits erwirkten Unterlassungstitel gegen die Abnehmer nicht preisgegeben und auf diese Rechte verzichtet hat. Denn auf dieser Entgegenhaltung beruhte das Nichtigkeitsurteil des BGH letztlich nicht. Sie hat dem BGH nur ein zusätzliches Wertungsargument ("zusätzliche Anregung" für die zum Nichtigkeitsgrund führende Überlegung, vgl. Anl. K 1, Urteilsumdruck S. 19) für seine Annahme geliefert, bereits nach dem in den Patentanmeldungsunterlagen referierten Stand der Technik sei die Erfindungshöhe zu verneinen. Immerhin sah sich der BGH im Nichtigkeitsverfahren, wie das Landgericht zu Recht hervorhebt, in Kenntnis der japanischen Offenlegungsschrift veranlasst, zur Erfindungshöhe ein Sachverständigengutachten einzuholen. Tragender Grund für die Verneinung der Erfindungshöhe war dann schließlich nicht die japanische Entgegenhaltung, sondern die deutsche Patentschrift DE 29 10 736, ausgehend von der im Patent angeführten Druckschrift Effenberger (vgl. Anl. K 2, S. 15 ff des Urteils, Zusammenfassung S. 20 unter d). Damit entsprach der zur weiteren Teilvernichtung des Streitpatents durch den BGH führende Stand der Technik demjenigen, der bereits in der Patentanmeldung angegeben war und im Nichtigkeitsverfahren in erster Instanz vor dem Bundespatentgericht bei der Bewertung der Erfindungshöhe Berücksichtigung fand (vgl. Anl. K 1, S. 12 f des Urteilsumdrucks zu DE 29 10 736 und S. 14 unten zur Druckschrift Effenberger). Diese Umstände führen zur Entlastung der Klägerin. Die Klägerin musste nicht damit rechnen, dass die sorgfältige Prüfung des Bundespatentgerichts bei gleicher tatsächlicher Entscheidungsgrundlage im weiteren Instanzenzug keinen Bestand haben und zur Verneinung einer erfinderischen Leistung führen werde. Die Klägerin musste es nicht - wie später der Bundesgerichtshof - besser wissen als das Bundespatentgericht. Eine bessere Urteilsfähigkeit als die der Erteilungsbehörde und der ersten Instanz im Nichtigkeitsverfahren zusammen kann von ihr nicht verlangt und insbesondere kann ihr das Fehlen solcher Fähigkeit nicht als Verschulden angerechnet werden (vgl. BGH GRUR 1976, 715, 717 - Spritzgießmaschine).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Anordnung der vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 und 709 Satz 3 ZPO. Gründe für die Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO) liegen nicht vor.

Ende der Entscheidung